注冊商標作為現代公司的無(wú)形資產(chǎn)之一，凸現出越來(lái)越重要的商業(yè)價(jià)值，受到越來(lái)越多公司的重點(diǎn)關(guān)注，并將其納入公司知識產(chǎn)權管理體系進(jìn)行規范管理并加強保護，由此引發(fā)的訴訟越來(lái)越多，也給予公司就注冊商標受讓中的風(fēng)險作出諸多提示。

　　一、注冊商標轉讓的內部授權程序

　　在轉讓中需要重點(diǎn)關(guān)注轉讓方為簽署本合同所需的內部授權程序是否均已完成。注冊商標的轉讓是否需要經(jīng)過(guò)股東會(huì )決議，在《公司法》等法律法規中并無(wú)明確約定。如果公司內部授權程序有相關(guān)規定，如公司章程中的約定等，出于對轉讓公司所有股東的保護，需要股東會(huì )決議同意。

　　參考案例：鄧某驥訴鄧某駿、第三人廈門(mén)某某貿易有限公司損害公司利益責任糾紛案

　　【基本案情】

　　2014年5月13日，第三人廈門(mén)某某貿易有限公司簽署聲明書(shū)，將該公司名下第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“某立PINLI”注冊商標轉讓至被告鄧某駿名下，該聲明書(shū)經(jīng)福建省南安公證處以(2014)閩南證內字第764號、763號公證書(shū)予以公證。2014年7月24日，第三人廈門(mén)某某貿易有限公司與被告鄧某駿簽署《注冊商標轉讓合同》，第三人將該公司名下6個(gè)商標(第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“LEEDANCX”注冊商標、第X號“LEEDANCX”注冊商標、第X號“立某某品”注冊商標、第X號“立某某品”注冊商標)無(wú)償轉讓至被告鄧某駿名下，轉讓合同上均蓋有第三人廈門(mén)某某貿易有限公司的公章。

　　在案件庭審過(guò)程中，原告鄧某驥主張，上述的商標轉讓行為均未經(jīng)過(guò)公司股東會(huì )決議，其亦不知情，對此，被告的委托代理人當庭未予確認，法庭責令被告于庭后3個(gè)工作日內向法庭提交相關(guān)證據。此節事實(shí)成為本案的事實(shí)爭點(diǎn)A。

　　另，依據上述轉讓聲明書(shū)及轉讓合同，經(jīng)由第三人廈門(mén)某某貿易有限公司與被告鄧某駿向國家工商行政管理總局商標局申請，國家工商行政管理總局商標局于2015年7月7日出具《商標轉讓證明》，核準上述8個(gè)商標的轉讓注冊。

　　【裁判結果】

　　福建省廈門(mén)市集美區人民法院經(jīng)審理作出(2016)閩0211民初1955號民事判決：(一)確認第三人廈門(mén)某某貿易有限公司與被告鄧某駿通過(guò)合同或其他形式將第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“某立PINLI”注冊商標、第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“PINLI某立”注冊商標、第號“LEEDANCX”注冊商標、第X號“LEEDANCX”注冊商標、第X號“立某某品”注冊商標、第X號“立某某品”注冊商標的商標所有權轉讓至被告鄧某駿的行為無(wú)效;(二)確認第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“某立PINLI”注冊商標、第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“LEEDANCX”注冊商標、第x號“LEEDANCX”注冊商標、第X號“立某某品”注冊商標、第X號“立某某品”注冊商標歸第三人廈門(mén)某某貿易有限公司所有;(三)被告鄧某駿于本判決生效之日起十日內向第三人廈門(mén)某某貿易有限公司返還第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“某立PINLI”注冊商標、第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“PINLI某立”注冊商標、第X號“LEEDANCX”注冊商標、第X號“LEEDANCX”注冊商標、第X號“立某某品”注冊商標、第X號“立某某品”注冊商標的所有權;(四)駁回原告鄧某驥的其他訴訟請求。

　　二、轉讓注冊商標的所有權是否清晰

　　1、商標是否已經(jīng)被核準注冊。

　　商標在尚未取得核準時(shí)的轉讓需要等待商標注冊核準后才會(huì )進(jìn)行審批，如果商標還在申請過(guò)程中，那商標的轉讓就存在風(fēng)險，如果該商標未被核準注冊，商標的轉讓無(wú)效。

　　2、注冊商標是否已被注銷(xiāo)或撤銷(xiāo)，或者在有效期以外、未續展;

　　3、商標轉讓合同受讓方不能僅憑轉讓方提供的商標注冊證書(shū)，還必須調查轉讓方是否為商標注冊人。另外，應了解商標注冊人名義地址是否與轉讓方營(yíng)業(yè)執照上的名稱(chēng)和地址一致，若轉讓方營(yíng)業(yè)執照上的名稱(chēng)和地址，與被轉讓商標注冊證上的名稱(chēng)和地址不符合的，商標局將駁回轉讓申請。

　　4、被轉讓的商標是否為被人民法院凍結的商標以及辦理了質(zhì)押登記的商標。在凍結期和質(zhì)押期內，未經(jīng)人民法院和質(zhì)權人的同意，該商標不得轉讓。否則，該商標轉讓合同無(wú)效。

　　三、商標是否已許可他人使用

　　商標權在被轉讓前，經(jīng)常會(huì )出現商標轉讓合同轉讓人已將商標使用權許可第三人使用的情況。為了保障受讓人的利益，受讓人應在簽訂商標轉讓合同前，清楚了解該被轉讓的商標的權利狀況，應明確約定被轉讓商標被許可使用的情況，以及受讓人在商標轉讓合同簽訂后是否仍需承受被許可使用的相關(guān)權利義務(wù)。根據商標法第四十條規定的商標使用許可的三類(lèi)形式，如果受讓的注冊商標已為他人設定獨占許可，受讓人實(shí)質(zhì)無(wú)任何商標的權益，排他許可同理，受讓人許可給他人使用將造成實(shí)質(zhì)障礙。

　　依據現行法律規定，發(fā)生在許可后的商標轉讓合同不能影響在先的許可合同的效力，被許可人在許可合同有效期內仍可以繼續使用該商標。根據商標法第四十條規定的商標使用許可的三類(lèi)形式：

　　(一)獨占使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個(gè)被許可人使用，商標注冊人依約定不得使用該注冊商標;

　　(二)排他使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個(gè)被許可人使用，商標注冊人依約定可以使用該注冊商標但不得另行許可他人使用該注冊商標;

　　(三)普通使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標和許可他人使用其注冊商標。

　　四、商標的一并轉讓

　　《商標法實(shí)施條理》第二十五條規定：

　　轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當向商標局提交轉讓注冊商標申請書(shū)。轉讓注冊商標申請手續由受讓人辦理。商標局核準轉讓注冊商標申請后，發(fā)給受讓人相應證明，并予以公告。

　　轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種或者類(lèi)似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓;未一并轉讓的，由商標局通知其限期改正;期滿(mǎn)不改正的，視為放棄轉讓該注冊商標的申請，商標局應當書(shū)面通知申請人。

　　對可能產(chǎn)生誤認、混淆或者其他不良影響的轉讓注冊商標申請，商標局不予核準，書(shū)面通知申請人并說(shuō)明理由。

　　【參考案例】

　　(2014)浙杭知初字第308號

　　【案情介紹】

　　寧波市科技園區某影電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧波某影公司)在第九類(lèi)“計算機程序(可下載軟件)”上核準注冊了“某嘀”商標，后將上述注冊商標轉讓給杭州某影微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州某影公司)。雙方其后又簽訂商標許可協(xié)議，杭州某影公司將該注冊商標排他許可給寧波某影公司使用。北京某桔科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)某桔公司)在2012年推出了“某嘀”打車(chē)系列app，通過(guò)網(wǎng)站和應用下載商店提供用戶(hù)下載。杭州某影公司以某桔公司將“某嘀”作為app商標，使用在“某嘀”打車(chē)的乘客版、司機版app、網(wǎng)站以及其各地門(mén)店招牌、微博、微信公眾號上等行為涉嫌侵害其注冊商標專(zhuān)用權為由，訴至杭州市中級人民法院。

　　【裁判結果】

　　本案在審理過(guò)程中，經(jīng)法院主持調解，各方最終達成商標一攬子轉讓協(xié)議。

　　五、商標轉讓合同簽訂后至核準公告之日期間的權利義務(wù)風(fēng)險

　　根據我國《商標法》第39條第2款規定，“轉讓注冊商標經(jīng)核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專(zhuān)用權?！庇捎谧陨虡宿D讓合同簽訂后至核準公告之日，受讓方并未取得商標專(zhuān)用權，這段期間雙方的權利義務(wù)應明確約定。

　　綜上，受讓方在簽訂和履行商標轉讓合同時(shí)，對被轉讓的商標要有充分的認識了解，并嚴格按照法律規定辦理相關(guān)手續，從而限度規避法律風(fēng)險。

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